新竹地方法院法官吳靜怡指出,「整體市場價值法則」(Entire Market Value rule)的由來,是彌補專利權人銷售的「所失利益」,將之應用在「合理權利金基礎」上的選擇。不過,因為美國過度應用「整體市場價值法則」,造成計算膨脹合理權利金,近年才會發展出「最小可銷售元件」或是「貢獻度」的概念作為制衡。吳靜怡進一步解釋,「最小可銷售元件」或是「貢獻度」其實是一種分配法則,是為了因應產品利用技術複雜化和產品標準化而生,例如標準基礎專利(SEP)等多元件產品出現,衍生的「權利金堆疊」(royalty stacking)問題,加上外界對於陪審團錯誤計算合理權利金的疑慮,因此美國開始限縮「整體市場價值法則」的應用。
本刊在前文(美國專利訴訟近期發展)曾經分析過,美國的多方專利複審程序(Inter Partes Review, IPR)成為專利侵權訴訟中的被告,反制專利權人的有效手段。IPR程序之所以那麼受歡迎,關鍵在於對專利的「殺傷力」:根據統計,進入IPR審理程序,而且獲得最終審定結果的案例中,只有19%的專利能夠全身而退,也就是有將近80%的專利在經過IPR審理後,至少有一個請求項會被舉發無效,而整個專利都被舉發無效的比例,也高達18%(圖1)。換言之,IPR是名符其實的專利殺手。
此外,IPR也不是目前美國唯一的專利舉發工具。楊明道指出,除了PTAB所管轄的IPR、PGR等程序外,由CRU(Central Reexamination Unit)執掌的單方複審(Ex Parte Reexam)也是選項之一,兩者的相同之處,在於允許任何人就專利的新穎性、進步性提出舉發。其中,IPR的好處除了成功率高,就是進行速度快,從PTAB正式立案到完成審理,最多只需要一年半。「現在美國專利侵權訴訟法官只要知道專利已經在IPR,大多會先停止審判,等IPR結果出來再說,」楊明道表示。
那麼,單方複審程序何時才能派上用場呢?「如果你的證據夠有力,就可以考慮使用Ex Parte Reexam,」楊明道補充,單方複審雖然沒有審理時間限制,但它能夠用匿名的方式提出,也沒有如IPR一般的禁反言限制,代表即使未能成功舉發,後續在專利侵權訴訟中,仍然能再用同一證據進行抗辯。因此,如果舉發人沒有時間壓力,不失為一個好方法。
就程序來看,舉發人在IPR中提出撤回的機會,包括從提出請求(petition)到正式立案(institution)的六個月內,以及從立案到做出書面決定(Final Written Decision)的一年內。楊明道指出,立案前的和解比率有明顯的逐年增加趨勢,2019年到四月底為止,立案前和解率已經達到18%,至於立案後的和解率也一直在25%至30%左右(圖2、圖3)。